7월호 부터는 김민철 변리사의 ‘특허이야기’가 시작된다. 최근 외식이나 유통 및 교육사업 등에 프랜차이즈 시스템이 접목돼 일반화되어 가는 가운데 프랜차이즈 사업이 산업에서 차지하는 비중도 상당히 높아지고 있다. 이렇게 산업의 중요한 영역으로 자리잡은 프랜차이즈 시스템답게 웬만한 프랜차이즈 본사는 브랜드 보호를 위해 상표권 확보에 많은 노력을 하고 있으며 사용하고자 하는 상표를 출원해 상표권을 획득하고 있다. 앞으로 특허이야기를 통해 프랜차이즈 브랜드의 저작권에 대한 인식을 넓혀가고자 한다.
신생 프랜차이즈 본사들이 간과하고 있는 것 중 하나가 운영하는 업종에 대해서만 상표권을 획득하면 완벽히 보호받는 것으로 알고 그 업종에 대해서만 상표권을 확보한다는 점이다. 예를 들어 외식프랜차이즈 본사인 경우에는 외식업에만, 학원프랜차이즈 본사인 경우에는 학원경영업에만 상표권을 확보하는 경우 등이다.
포괄적 상표권 확보의 중요성
그런데 프랜차이즈 시스템은 여러가지 영역이 결합되어 유기적으로 운영되는 시스템이므로 상기 예를 든 것처럼 운영하는 업종에 대해서만 상표권을 획득하는 것 보다는 포괄적으로 상표권을 확보해 놓아야 할 필요가 있다.
외식프랜차이즈인 경우에 음식점뿐만 아니라 CI 전략상 동일한 상표를 사용하여 포장된 상품을 판매하거나 물류유통 등에도 사용하는 경우가 있을 수 있는데, 이 때 외식업에만 상표권을 확보하게 되면 어느 날 갑자기 제3자가 동일한 상표에 대하여 포장된 상품이나 물류유통에는 자기가 상표권을 가지고 있으니 포장된 상품이나 물류유통에는 그 상표를 사용하지 말라고 주장하는 경우 프랜차이즈사업 운영에 커다란 타격을 입게 된다. 이런 경우는 학원프랜차이즈에서 출판물에 학원브랜드를 사용하는 경우 등도 마찬가지이다.
상기와 같은 일이 일어날 수 있는 이유는 상표권은 모든 상품에 대하여 권리가 미치는 것이 아니라 출원 시 권리의 대상으로 지정한 상품에 대해서만 상표권의 효력이 미치는 것이고, 지정하지 않은 상품에 대하여 동일한 상표를 제3자가 출원하는 경우 그 상표가 저명한 상표가 아닌 이상 제3자에게 상표권이 인정되기 때문이다.
상표권 등록, 분쟁 미연의 방지
10년이 넘은 사건이지만 유명한 프랜차이즈 브랜드인 <본죽>이 상표로 인하여 분쟁에 휘말린 적이 있는데, 음식점에 대해서만 <본죽> 상표를 출원해 상표권을 확보하는 바람에 ‘죽용기 포장용 쇼핑백, 죽용기, 젓가락, 냅킨’ 등에 <본죽>의 상표권의 효력이 미치느냐 등에 대한 다툼이 있었고 분쟁해결에 상당히 오랜 기간 소요된 적이 있었다. 만약 프랜차이즈 브랜드 <본죽>의 사업형태를 고려하여 음식점뿐만 아니라 쇼핑백이나 죽용기, 냅킨 등에 미리 상표권을 확보하였다면 분쟁을 미연에 방지할 수 있었을 것이다.
따라서 프랜차이즈 본사는 상표를 선정했으면 그 브랜드가 사용될 수 있는 모든 영역에 포괄적으로 상표등록을 받아 상표권을 확보하는 것이 바람직하며, 이는 외부적인 영향으로 생길 수 있는 가맹점과의 분쟁의 소지를 미연에 방지하는 수단이 되기도 한다.
진출 가능한 국가 상표출원 확보해야
다음으로 신생 프랜차이즈 본사뿐만 아니라 기존 유명 프랜차이즈 본사들도 간과하는 것이 있는데, 브랜드 론칭 시 국내에서만 상표권을 확보하고 당장 또는 장래에 진출이 가능한 외국에서의 상표권 확보에는 무관심하거나 무감각하다는 점이다. 상표권은 속지주의원칙이 적용되기 때문에 국내에서 상표권을 확보하고 있다고 하더라도 특정 국가에서 상표권을 주장하기 위해서는 그 나라에서 상표출원을 별도로 하고 상표권을 확보하여야만 가능한 것이다.
이를 간과하고 국내에서만 상표권을 확보한 경우 제3자(내국인이든 외국인이든)가 특정 국가에서 동일 또는 유사한 상표를 선점해 출원하고 상표권을 확보하게 되면 국내 상표권을 가지고 그 특정 국가에서 브랜드 론칭을 할 수 없게 된다. 왜냐하면 국내 상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 특정 국가에서 사용하는 경우 그 나라의 제3자 상표권 침해가 되기 때문이다.
특허청 자료에 따르면 2018년 9월을 기준으로 소급해서 근 5년간 국내 상표 2,367건이 해외에서 선점되어 국내 브랜드의 해외진출이 지연되거나 해외에서 브랜드 경쟁력이 약화되는 문제점이 있다고 지적한 바 있다.
중국의 경우를 예로 들면, <파리바게트>, <설빙>, <네이쳐리퍼블릭>, <풀무원>, <굽네치킨>, <김밥천국> 등이 제 3자에 선점돼 <PARIS BAGUETTE>, <설빙SULBING>, <NATURE REPUBLIC>, <Pulmuone>, <굽네치킨>, <김밥천국> 등으로 상표등록돼 상표권이 그 제3자에게 귀속되는 바람에 해당 브랜드 회사들이 중국진출에 상당한 어려움을 겪고 있는 부분은 시사하는 바가 크다.
필자의 경우 의뢰인이 <HEAVY STEAK>라는 스테이크전문점을 국내에서 론칭할 때 중국 진출의 의사를 포착하고 국내에서 상표출원을 함과 거의 동시에 중국에 상표출원하고 등록을 받아 상표권을 확보하게 함으로써 언제든 마음먹은 시점에 중국에 진출할 수 있는 길을 열어 놓았다. 이러한 조치는 브랜드의 글로벌 경영에 필수적인 것이다.
김민철 변리사. 현재 G&W국제특허법률사무소 대표이며, KT 등 다수 기관의 자문위원으로 활동하고 있으며, 연세대학교 등 10여개 대학에서 지적재산권 특강을 하였다. 주요 저서로는 『산업재산권법』, 『특허법』 등이 있다. e-mail kmc0202@hanmail.net
